Patenty kluczowe dla standardów technicznych i Internet rzeczy

Avatar

15 stycznia 2019 roku Parlament Europejski opublikował studium pt. Patenty kluczowe dla standardów technicznych i Internet rzeczy [1]. Autorami raportu zamówionego na potrzeby pracy europarlamentarzystów są Dr Luke McDonagh i Dr Enrico Bonadio – obydwaj są prawnikami z City, University of London.  Celem raportu jest zewnętrzna  ocena Komunikatu Komisji z 29 listopada 2017 r.  w sprawie podejścia Unii Europejskiej do patentów kluczowych dla standardów technicznych[2].

Gdzie jest problem?

Autorzy zwracają uwagę na rolę technicznych standardów interoperacyjności w rozwoju sektora telekomunikacyjnego (ICT) i szeroko pojętego sektora „Internetu rzeczy” (IoT). Otoczenie prawne może wspierać lub hamować rozwój nowych technologii. Rolą ustawodawcy powinno być stworzenie platformy prawnej, która wzmacniałaby unijnych przedsiębiorców działających na tych obszarach.

Zwraca się uwagę na istotny problem związany z rozwojem standardów technicznych inkorporujących wynalazki chronione prawami własności intelektualnej. Włączenie patentowanej technologii do standardu może prowadzić do nieuzasadnionego zwiększenia pozycji negocjacyjnej uprawnionego z patentu względem licencjobiorców. Prowadzi to do sumowania nienależnych opłat licencyjnych (tzw. royalty stacking) i w efekcie do hamowania innowacyjności na rynkach produktowych (tzw. patent holdup). Walka z tymi zjawiskami poprzez tępienie ostrza prawa patentowego, np. poprzez ograniczanie zastosowania roszczenia o zaniechanie [3] może uderzać w istotę patentu jako prawa wyłącznego. Jak pogodzić te sprzeczności? McDonagh i Bonadio mówią krótko: wspierać uczciwe praktyki licencjonowania. Aby pogodzić potrzeby procesu standaryzacyjnego, interes publiczny oraz prywatny interes uprawnionych z patentów, należy stworzyć warunki dla uczciwego licencjonowania patentowanej technologii. Rozwiązaniem jest ukształtowana już przez organizacje standaryzacyjne praktyka licencji udzielanych na warunkach FRAND –  fair, reasonable and non-discriminatory.

Czy wyrok Huawei v ZTE odpowiada na wszystkie pytania?

Punktem odniesienia dla studium oraz samego komunikatu Komisji jest wyrok w sprawie Huawei v ZTE [4]. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem, jeśli patent jest kluczowy dla standardu technicznego i objęty jest deklaracją FRAND uprawniony z patentu może żądać zaniechania jego naruszeń, bez ryzyka uznania, że nadużywa on pozycję dominującą (art. 102 TFUE), gdy:

  • przed wytoczeniem powództwa powiadomił on domniemanego sprawcę zarzucanego naruszenia, wskazując wspomniany patent i dokładnie określając sposób, w jaki został on naruszony
  • po wyrażeniu przez domniemanego sprawcę naruszenia woli zawarcia umowy licencyjnej na warunkach FRAND, przekazał temu sprawcy naruszenia pisemną, konkretną ofertę umowy licencyjnej na takich warunkach, dokładnie określając w szczególności opłatę licencyjną i sposób jej obliczenia, oraz
  • wspomniany sprawca naruszenia, kontynuując korzystanie z rozpatrywanego patentu, nie uwzględnia tej oferty z należytą starannością, zgodnie ze zwyczajowo przyjętą właściwą praktyką handlową i w dobrej wierze, co powinno być określane na podstawie kryteriów obiektywnych i co oznacza w szczególności brak jakiegokolwiek przewlekania postępowania.

Zdaniem autorów raportu, kluczowym elementem wyroku Huawei v. ZTE jest jego punkt 53:

Zobowiązanie do udzielenia licencji na warunkach FRAND jest źródłem uzasadnionych oczekiwań osób trzecich, iż właściciel SEP‑a faktycznie udzieli im licencji na takich warunkach.

Koncepcja uzasadnionych oczekiwań jest tym, z czym zmaga się dzisiaj doktryna prawa rozważając podstawy dla nadania klauzulom FRAND mocy bezwzględnie obowiązującej.

Procedura określona przez Trybunał znajduje aprobatę autorów raportu. Sam algorytm postępowania określony w tym wyroku nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów.

Kluczowe problemy związane z licencjonowaniem technologii wchodzącej do standardu technicznego

Autorzy, w ślad za komunikatem Komisji, zawracają uwagę na następujące niedoskonałości:

Każdy z tych problemów wymaga bardzo ostrożnych działań ze strony ustawodawcy i organizacji standaryzacyjnych.

Postulaty autorów raportu „Patenty kluczowe dla standardów technicznych i Internet rzeczy”

Studium Parlementu Europejskiego pozytywnie ocenia Komunikat Komisji z 29.11.2017 roku. McDonagh i Bonadio zgadzają się też z praktyką wskazaną przez Trybunał w wyroku Huawei v ZTE. Postulują przy tym następujące działania:

  • Zachęcanie podmiotów uprawnionych z patentów kluczowych, aby deklarowali — jeszcze przed przyjęciem standardu — najbardziej surowe warunki przyszłych umów licencyjnych. Dotyczy to zwłaszcza maksymalnych opłaty licencyjnych.
  • Wymuszanie nieodpłatnego licencjonowania patentów kluczowych, które nie zostały ujawnione w toku przyjmowania standardu.
  • Zachęcanie organizacji ustanawiających standardy techniczne (SSO), aby przeprowadzały „aukcje” technologii, służące włączaniu do standardu tylko tych technologii, które będą najbardziej opłacalne ekonomicznie dla uczestników procesu standaryzacyjnego.
  • Wprowadzanie do modelowych umów licencyjnych klauzul największego uprzywilejowania.
  • Rozwój zasobów patentowych i zbiorowego zarządu prawami własności intelektualnej.
  • Wykorzystywanie platform open source dla zwiększenia transparentności systemu.

Mój komentarz

Dyskutując na temat braku transparentności systemu licencjonowania patentów kluczowych dla standardów technicznych autorzy zwracają uwagę, że problem ten jest szczególnie dotkliwy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to trafna uwaga. Świetnie,, że znalazła ona wyraz w oficjalnej publikacji Parlamentu Europejskiego.

O ile podmioty takie jak ZTE, Huawei, Samsung, Deutsche Telekom czy Sisvel, z łatwością poruszają się w skompilowanym otoczeniu prawnym patentów kluczowych dla standardów technicznych, o tyle poziom świadomości wśród małych producentów elektroniki jest drastycznie niski. Moje osobiste doświadczenie pokazuje, że polscy twórcy technologii wykorzystującej standardy techniczne (zwłaszcza takie oczywiste przykłady jak NFC, Bluetooth oraz WiFi), w ogóle nie zastanawiają się nad potencjalnymi konsekwencjami naruszenia patentów kluczowych dla tych technologii. Większość z nich (to znowu bardzo subiektywne odczucie) nie potrafiłaby odpowiedzieć na pytanie, skąd wynika ich prawo do korzystania z danego standardu. Bardzo często w takich sytuacjach okazuje się, że podmioty te nie zawarły żadnej umowy licencyjnej, ani też nie próbowały ustalić, czy mogą powołać się na wyczerpanie prawa. Sprawa wydaje się być też całkowicie pomijana przez podmioty publiczne finansujące innowacje w sektorze ICT.

Przedsiębiorstwa wzrastające w takim otoczeniu noszą w sobie swoistą „chorobę genetyczną”. Gdy osiągną sukces, zainteresują się nimi podmioty odpowiedzialne za licencjonowanie technologii wchodzącej w skład danego standardu. W takim przypadku skumulowane opłaty licencyjne, (niezapłacone i nieuwzględniane w cenie produktu), mogą zabić nawet najbardziej innowacyjny biznes. Z drugiej strony, przedsiębiorstwo na początku swojej drogi, chcące dopilnować wszystkich formalności związanych z wykorzystywanymi standardami, może postawić się w bardzo niekorzystnej pozycji względem konkurentów, którzy pomijają to ryzyko. W grę wchodzą tu nie tylko same opłaty licencyjne, ale też koszty transakcyjne związane ze zidentyfikowaniem wszystkich koniecznych licencjodawców i negocjowaniu z nimi umów.

Lista orzecznictwa dotycząca patentów kluczowych dla standardów technicznych

Styczniowe studium zawiera też obszerną listę orzecznictwa dotyczącego naruszeń patentów kluczowych dla standardów technicznych. Obejmuje ona wyroku sądów w Niemczech, Holandii i w Zjednoczonym Królestwie. Są to

  • Mannheim District Court, 17 December 2013, 2 O 41/13 – Vringo v ZTE; Karlsruhe Court of Appeal, 19 February 2014, 6 U 162/13 – ZTE v Vringo;
  • Mannheim District Court, 10 March 2015, 2 O 103/14 – St Lawrence Communication v Deutsche Telekom; Karlsruhe Court of Appeal, 23 April 2015, 6 U 44/15 – St Lawrence Communication v Deutsche Telekom; Mannheim District Court, 27 November 2015, 2 O 106/14, 2 O 107/14, 2 O 108/14, St Lawrence Communication v Deutsche Telekom;
  • Düsseldorf District Court, 3 November 2015, 4a O 144/14 und 4a O 93/14 – Sisvel v Haier; Düsseldorf Court of Appeal, 13 January 2016, 15 U 65/15 and 15 U 66/15 – Sisvel v Haier;
  • Mannheim District Court, 8 January 2016, 7 O 96/14 – Pioneer v Acer; Karlsruhe Court of Appeal, 31 May 2016, 6 U 55/16;
  • Düsseldorf District Court, 19 January 2016, 4b O 120/14, 4b O 122/14 and 4b O 123/14 – Unwired Planet v Samsung;
  • Mannheim District Court, 29 January 2016, 7 O 66/15 – NTT DoCoMo v HTC NTT DoCoMO;
  • Düsseldorf District Court, 31 March 2016, 4a O 73/14 – St. Lawrence Communication v Vodafone; Düsseldorf Court of Appeal, 9 May 2016, I-15 U35/16, 15 U35/16 – St Lawrence Communication v Vodafone;
  • Higher Regional Court of Düsseldorf, 29 September 2017, I-15 U 41/17 – Mobiles Kommunicationssystem;
  • Mannheim District Court, October 2018, 7 0 165/16 -IP Bridge v HTC;
  • The Hague District Court, 10 March 2011, Case n° 389067 / KG ZA 11-269 – Sony Supply Chain Solutions (Europe) B.V. and LG Electronics, Inc;
  • The Hague District Court, 14 March 2012 and 20 June 2012, Cases No. 400367/HA ZA 11-2212 – Samsung Electronics v Apple Inc. et al;
  • The Hague District Court, 24 October 2014, C/09/470109 / KG ZA 14870 – ZTE v Vringo;
  • The Hague District Court, 10 February 2017, 2017:1025 – Archos S.A. v Koninklijke N.V.;
  • Paris District Court, 8 December 2011, no. RG 11/58301, Samsung Electronics Co Ltd, et al. v Apple France Sar;
  • Paris District Court, 29 November 2013, no 12/14922, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v TCT Mobile Europe SAS and TCT Mobile International Ltd;
  • Paris District Court, 17 April 2015, n° 14/14124, Core Wireless v LG Electronics;
  • Commercial Court of Marseille, 20 September 2016, RG 2016F01637, Wiko v Sisvel:
  • Nokia v Interdigital Technology, Chancery Division of the High Court of England and Wales, Patents Court, 21 December 2007, [2007] EWHC 3077 (Pat);
  • IPCom v Nokia, 18 May 2012, [2012] EWHC 1446 (Ch);
  • Vringo Infrastructure Inc. v ZTE (UK) Ltd. [2013] EWHC 1591 (Pat);
  • IPCom GmbH & Co Kg v HTC Europe Co Ltd & Ors [2015] EWHC 1034 (Pat);
  • Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 711 (subsequently followed by Unwired Planet v Huawei [2017] EWHC 1304).

 —

[1] L. McDonagh, E. Bonadio, Standard Essential Patents and the Internet of Things, 15.01.2019, PE 608.854

[2] Communication from the Commission to the Institutions on Setting out the EU approach to Standard Essential Patents. 29.11.2017, COM(2017) 712 final

[3] Wyczerpująco temat ten poruszają autorzy w: R. Sikorski (red.), Patent Law Injunctions, Kluwer Law International BV, 2019.

[4] Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 lipca 2015 r. Huawei Technologies Co. Ltd przeciwko ZTE Corp. i ZTE Deutschland GmbH, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Düsseldorf, sprawa C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.