eBay v. MercExchange

Avatar

Chciałbym stworzyć kilka wpisów związanych z nowowydaną książką pod redakcją prof. Rafała Sikorskiego pt. Patent Law Injunctions [1]. Jej osią jest wyrok Sądu Najwyższego USA w sprawie eBay v. MercExchange [2], zmieniający podejście amerykańskich sądów do roszczenia o zaniechanie. Autorzy zestawiają podejście amerykańskie z praktyką sądów w Europie i w Azji. Dla rozważań na temat roszczenia o zaniechanie – zwłaszcza w kontekście praktyki standaryzacyjnej – znajomość sprawy eBay v. MercExchange jest kluczowa. Poniższy wpis jest próbą streszczenia tej kwestii, w oparciu o rozważania prof. Jorge L. Contrerasa [3].

Przedmiot sporu w sprawie eBay v. MercExchange

Spór w sprawie eBay v. MercExchange dotyczył trzech patentów:

  • US5845265, pt. Consignment Nodes
  • US6085176, pt. Method and apparatus for using search agents to search plurality of markets for items
  • US6202051 Facilitating internet commerce through internetworked auctions

W literaturze przyjmuje się, że dla jego rozstrzygnięcia kluczowe było naruszenie pierwszego patentu (a konkretnie zastrzeżenia niezależnego 8 i 26). Ja zachęcam natomiast do lektury zastrzeżeń dwóch pozostałych, które wprost odnoszą się do metody prowadzenia działalności gospodarczej. Intrygujące jest zwłaszcza pierwsze zastrzeżenie niezależne ostatniego patentu:

zastrzezenie patentowe eBay v. MercExchange

Osoba korzystająca z metody na którą składają się wszystkie powyższe kroki, naruszałaby patent MercExchange. Jak widać, każdy współczesny serwis aukcyjny miałyby problem z obejściem tak szerokiego prawa. Na szczęście uprawniony nie ubiegał się o ochronę poza USA.

Na uwagę zasługuje też fakt, że MercExchange jest podmiotem nieprowadzącym działalności operacyjnej (NPE – non-practicing entity). Został on założony przez Thomasa G. Woolstonarzecznika patentowego (sic!), elektronika, który w 1995 roku dokonał pierwszych zgłoszeń patentowych związanych z technologią aukcji online [4].

Rozstrzygnięcia sądów w sprawie eBay v. MercExchange

Sąd pierwszej instancji [5] stwierdził, że patenty MercExchange były ważne i zostały naruszone przez eBay Inc. i Half.com Inc. Zasądzono odszkodowanie na poziomie 35 mln USD. Sąd omówił jednak uznania roszczenia o zaniechanie. Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Federalnego[6] uchylił wyrok pierwszej instancji wskazując na ogólną zasadę, że sądy powinny uznawać roszczenia o zaniechanie w przypadku stwierdzenia naruszenia patentu [7].  Wyrok ten został jednak uchylony przez Sąd Najwyższy USA, który stwierdził, że sąd oceniając roszczenie o zaniechanie powinien odwołać się do ustalonych zasad słuszności (well-established principles of equity). Przywołany został test czterostopniowy. Jego zastosowanie przez sąd pierwszej instancji ponownie rozpatrujący sprawę doprowadziło do oddalenia roszczenia o zaniechanie [8]. Należy jednak pamiętać, że ostatecznie to MercExchange triumfował – sąd utrzymał w mocy nakaz zapłaty wielomilionowego odszkodowania.

Test czterostopniowy

Sąd Najwyższy stwierdził, że dla wykazania zasadności roszczenia o zaniechanie naruszania patentu konieczne jest udowodnienie następujących przesłanek cząstkowych:

  1. Poniesienie przez powoda nieodwracalnej szkody (irreparable injury)
  2. Inne roszczenia (np. odszkodowawcze) są nieadekwatne, aby zrekompensować tę szkodę (remedies available at law are inadequate to compensate it for that injury)
  3. Zaniechanie jest słuszne z perspektywy ważonych interesów stron (considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted)
  4. Uznanie roszczenia zakazowego nie będzie szkodliwe dla interesu publicznego (the public interest would not be disserved by the award of injunction)

W uzasadnieniu wyroku sporządzonym przez sędziego Thomasa zwrócono uwagę na fakt, że powyższy test czterostopniowy jest szeroko wykorzystywany poza prawem patentowym. Zdaniem Sądu Najwyższego, nic z treści ustawy nie wskazuje, że Kongres chciał zróżnicować pozycję uprawnionego z patentu względem innych kategorii powodów. Zwrócono uwagę, że zgodnie z treścią sekcji 283 prawa patentowego [9] sąd może zakazać naruszeń, zgodnie z zasadami słuszności (equity). W orzecznictwie, te zasady słuszności wyrażają się właśnie poprzez wspomniany test czterostopniowy [10]. Brak jest podstaw dla przyjęcia jakiegokolwiek automatyzmu w uznawaniu, że test słuszności jest zawsze spełniony w przypadku naruszenia patentu.

Concurring opinions

Wyrok był jednomyślny (co do rozstrzygnięcia), jednakże część sędziów wyraziło swoje votum separatum co do jego uzasadnienia. Sędziowie Roberts, Scalia i Gainsburg zwrócili uwagę, że sądy powinny wciąż preferować roszczenia o zaniechanie jako podstawowe, słuszne i oparte na tradycji rozstrzygnięcie. Sędziowie Kennedy, Stevens, Souter i Breyer zwrócili uwagę na nowe zjawiska:

  • rosnącą ilość patentów odnoszących się do metod biznesowych,
  • rosnącą ilość patentów odnoszących się do drobnych komponentów złożonego produktu,
  • patenty o szerokim i niejasnym zakresie zastrzeżeń,
  • patenty podatne na unieważnienie,
  • pojawienie się podmiotów, które same nie wytwarzają ani nie sprzedają towarów, opierając swoją działalność na licencjonowaniu technologii.

W takiej rzeczywistości, podmioty niepraktykujące mogą wykorzystywać przysługujące im roszczenie o zaniechanie dla lewarowania swojej pozycji negocjacyjnej i dochodzenia nienależnie wysokich opłat [11]. Mogłoby to być sprzeczne z interesem publicznym, stąd elastyczność w stosowaniu zakazów, powinna mieć korzystny wpływ na dostosowanie praktyki sądów do zmieniającej się rzeczywistości.

Okoliczności szczególne brane w praktyce pod uwagę przy stosowaniu testu czterostopniowego

Najważniejsze chyba przesłanki testu czterostopniowego, tj. nieodwracalna szkoda i nieadekwatność innych roszczeń występują zwykle w przypadku sporów między konkurentami, gdzie brak zakazu naruszeń mógłby doprowadzić do spadku udziału w rynku, obniżki marż, czy szkody na renomie [12]. Inne okoliczności przemawiające za zakazem naruszeń to niemożność dochodzenia odszkodowania albo krótki cykl życia produktu [13].

Z drugiej strony istnieją też czynniki stanowiące silne argumenty za brakiem spełnienia tych przesłanek cząstkowych (a więc za brakiem uzasadnienia dla roszczenia zakazowego):

  • opóźnienie w wytoczeniu powództwa,
  • demonstrowana wcześniej przez powoda wola zaakceptowania jedynie kompensacji pieniężnej (szczególnie istotna z perspektywy deklaracji FRAND),
  • brak bezpośredniej konkurencji,
  • zdolność naruszyciela do zapłaty odszkodowania,
  • dostępność zamienników, które nie naruszają patentu,
  • mały udział w rynku uprawnionego,
  • duża liczba konkurentów na danym rynku,
  • dobrowolne zaniechanie naruszeń planowane przez pozwanego w najbliższym czasie

Ujęcie historyczne

W prawie anglosaskim roszczenie o zaniechanie naruszeń wydaje się nie być wcale tak oczywistym roszczeniem jak w systemie prawa kontynentalnego. Wynika to z bifurkacji średniowiecznych sądów angielskich, w których sądy prawa uprawnione były wyłącznie do zasądzania roszczeń pieniężnych. Zakazy, były wyłączną właściwością sądów kanclerskich, wywodzonych z władzy Lorda Kanclerza „stojącego na straży moralności monarchy” [14]. Taki podział został przejęty w systemie prawnym USA. Władza sądów kanclerskich (w modelu republiki nazwanych sądami equity) została jednak znacząco ograniczona – wyłącznie do niestandardowych spraw, dla których prawo nie przewidywało stosownych roszczeń. Co ciekawe, taką niestandardową sprawą było zwykle właśnie żądanie zaniechania naruszeń na gruncie prawa cywilnego. W XIX wieku sądy prawa i sądy equity zostały połączone w jeden system władzy sądowniczej, wciąż jednak zachowując pewne rozbieżności. Najważniejszą różnicą jest to, że kwestie właściwe sądom equity (w tym zakaz naruszeń) rozstrzygane były bez udziału ławy przysięgłych.

To właśnie na takim tle wyewoluował test czterostopniowy dla oceny słuszności (equity) zakazu naruszeń. Istotne jest jednak to, że w sprawach patentowych obowiązywało zasadniczo domniemanie istnienia nieodwracalnej szkody oraz braku innych adekwatnych roszczeń dla jej zapobieżenia[15]. Sąd Najwyższy w sprawie eBay Inc. v. MercExchange L.L.C. zerwał z tym domniemaniem.

Wpływ sprawy eBay v. MercExchange na skuteczność dochodzenia roszczeń o zaniechanie

Badania empiryczne pokazują, że sądy amerykańskie wcale nie przestały zakazywać naruszeń patentów. Ogólny spadek liczby uznanych roszczeń o zaniechanie jest widoczny, ale nie jest znaczny – sięga kilku punktów procentowych. Według badań Thomsa F. Cottera widoczny jest spadek z 75% uznanych roszczeń przed wyrokiem w sprawie eBay do 72,5% po tym wyroku [16]. Inne badania pokazują na spadek z 83% do 80% [17]. Te same badania pokazują jednak drastyczne obniżenie szans na uznanie roszczeń o zaniechanie podnoszonych przez podmioty niepraktykujące (NPE) – nawet do 16% [18]. Jest to chyba najważniejsze dziedzictwo wyroku w sprawie eBay v. MercExchange.

* * *

Czy uelastycznienie sankcji zakazowych jest również uzasadnione na gruncie prawa europejskiego? Moim zdaniem – tak. Zjawiska opisane przez sędziów Kennedy’ego, Stevensa, Soutera i Breyera występują także w Europie. Różnice w samych systemach prawnych wykluczają jednak jakikolwiek automatyzm w stosowaniu logiki wyroku w sprawie eBay v. MercExchange. Istnieją jednak inne elementy systemu, pozwalające na jego uelastycznienie.

[1] R. Sikorski (red.), Patent Law Injunctions, Kluwer Law International BV, 2019.

[2] eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C, 547 US 388 (2006)

[3] J. L. Contreras, Injunctive Relief in US Patent Cases w: R. Sikorski (red.), op.cit.

[4] Na marginesie warto wspomnieć, że taka działalność polskiego rzecznika patentowego byłaby uznana za delikt dyscyplinarny według § 6 polskiego Kodeksu Etyki Zawodowej Rzecznika Patentowego. Stanowi on, że:

  1. Z zawodem rzecznika patentowego nie należy łączyć zajęć, które kolidowałyby z godnością zawodu lub mogłyby umniejszać zaufanie do zawodu.
  2. Podważa zaufanie do zawodu w szczególności zgłaszanie do ochrony przedmiotów własności przemysłowej, uzyskiwanie, nabywanie i zbywanie praw własności przemysłowej w ramach działalności zawodowej, we własnym imieniu lub na własną rzecz. Powyższe nie dotyczy znaków towarowych i innych oznaczeń wyróżniających rzecznika patentowego jako przedsiębiorcę.

[5] MercExchange, LLc v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003)

[6] MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc. 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005).

[7] „general rule that courts will issue permanent injunctions against patent infringement”.

[8]  MERCEXCHANGE, LLC v. eBay, Inc., 500 F. Supp. 2d 556 (E.D. Va. 2007) District Court, E.D. Virgini.

[9] 35 USC § 283.

[10] Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U. S. 305, 311–313 (1982); Amoco Production Co. v. Gambell, 480 U. S. 531, 542 (1987).

[11] Ten temat wyczerpująco omówiony został w szeroko cytowanej publikacji: M.A. Lemley, C, Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking. Texas Law Review, Vol. 85, 2007; Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 324. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=923468. Por. też: A. Karbowski, J. Prokop, Patent Hold-up and Royalty Stacking: The Case of Multiple Downstream Firms, Procedia Economics and Finance, Volume 24, 2015, s. 306-312.

[12] J. Contreras, op. cit. s. 9 i cytowane tam źródła.

[13] J. Contreras, op. cit. s. 10 i cytowane tam źródła.

[14] M. Kusaj, System equity w Wielkiej Brytanii – rozwój i funkcja w: A. Bator, J. Helios, W. Jedlecka (red.) Rządy prawa i europejska kultura prawna, Wrocław 2014.

[15] H.H. Robertson, Co v. United Steel Deck, Inc, 820 F. 2d 384 (Fed. Cir. 1989).

[16] T. F . Cotter, Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis, Oxford University Press 2013, s. 103.

[17] K. Gupta, J. Kesan, Studying the Impact of eBay on Injunctive Relief in Patent Cases, University of Illinois College of Law Legal Studies Research Paper No. 17-03,SSRN: https://ssrn.com/abstract=2816701 (dostęp: 26.01.2019).

[18] Ch. B. Seamans, Permanent Injunctions in Patent Litigation After eBay: An Empirical trudy, 101 Iowa Law Review 1949, 1983 I 1988 (2016).